text: 中国信通院秦乐等：从司法实践角度透视美国NPE规制路径
  近年NPE专利诉讼数量增长迅猛，九成以上专利诉讼在美国发起。作为NPE的发源地，美国一直在规范NPE专利运营的最前沿，对其他国家相关制度的构建具有重要指导意义。从美国NPE相关司法典型案例角度进行深入分析，明确美国从指导专利权人和实施者的许可行为、细化专利客体判定标准、缩减诉讼地选择权、优化知识产权诉讼程序等方面规范NPE的活动，为我国企业应对NPE知识产权风险提供重要参考。NPE；专利侵权诉讼；司法规制；专利运营近年非专利实施主体（Non-Practicing Entities，NPE）诉讼数量持续增长，其中95%的NPE选择在美国发起诉讼。国家海外知识产权纠纷应对指导中心于2022年6月发布的《2021年中国企业在美知识产权纠纷调查报告》中显示，NPE频繁对我国企业发起诉讼，占在美涉诉总数量的36%，是我国企业开拓美国市场时面临的主要知识产权风险。因此，对NPE诉讼总体趋势、典型诉讼案例、司法规制路径的分析，对我国企业防范和应对美国知识产权纠纷、提升企业的国际竞争力具有重要意义。NPE的概念最初产生于美国，但是学术界、产业界并没有对此达成一致意见，目前主要指在拥有大量专利、实现专利聚合的同时却不进行实体生产的主体，其专利主要来源于自主研发、收购、入股等多种途径，实践中以“专利蟑螂”“专利巨魔”“专利流氓”等负面性评价居多。从对产业创新和专利制度影响的角度划分，笔者认为NPE应分为专利主张实体（Patent Assertion Entities，PAE）、个人发明者、大学研究机构、非竞争实体（Non-Competing Entity，NCE）四种类型。其中，PAE的概念由美国白宫发布的《专利主张与美国创新》（Patent Assertion and U.S. Innovation）白皮书中首次提出，主要指以专利运营为主业的实体，倾向于通过诉讼达成许可谈判，通常被认定为是NPE的负面演进形态，如InterDigital、康文森、Sisvel等；NCE通常是指在其非主营赛道开展专利运营的实体，如夏普等。行为动机方面，明确专利投机和专利运营之间的边界。由于缺乏实体业务的背后支撑，NPE行权方式更加灵活，因此需要对其行权动机进行深刻考察。若NPE运营符合市场化运作规范，在日常行权过程中始终贯彻诚实信用原则，则应归属于善意运营的范畴而非专利投机。但是实践中行为动机具有一定的隐蔽性，较难进行客观、准确的判断。行为手段方面，明确正当维权和权利滥用之间的边界。专利“以公开换取保护”，赋予专利权人一定期限内的排他性权利，鼓励专利权人合理实施该权利。当专利权人拥有正当的权利基础，即所持有的专利处于合法、有效的状态，且专利权人有证据表示侵权行为确实发生，那么专利权人提起许可谈判、发起专利侵权诉讼、提请仲裁调解、发送警告函等行为都可以归类为正当维权，不属于专利权滥用的范畴。行为结果方面，明确创新激励和创新抑制之间的边界。若NPE实现专利价值化的同时，促进产业链上下游的资源交互，并最终回馈创新，提升企业知识产权保护的规范化水平，那么对产业创新起到激励作用；若NPE通过恶意诉讼的方式迫使实体企业就范，攫取超过其专利价值本身的利益，造成司法及其他社会资源的浪费，那么其行为结果具有危害性，违背了专利制度构建的初衷。从行为动机、行为手段、行为结果视角对NPE规则边界加以分析后发现，NPE具备双重属性，用好可成为促进产业发展的利器，用不好就是阻碍产业发展的杀器，因此针对NPE的规制需要综合把握各方因素进行审慎处理。美国专利诉讼主要由NPE驱动，根据RPX和Unified Patents公布的数据显示，自2016年起美国NPE诉讼数量呈高速增长趋势，2022年美国NPE诉讼数量仍维持在较高水平，地区法院近60%的诉讼由NPE发起。相反，实体企业专利诉讼数量十年间一直呈下降趋势，2022年较2021年下降11%。大部分专利诉讼聚焦于某些特定NPE，如根据Lex Machina公布的《2022年美国专利诉讼报告》（2022 Patent Litigation Report）中显示，排名前三位的原告分别为NPE WSOU、Cedar和Symbology，其中前两位年均诉讼量约为200 件左右，第三位每年也发起诉讼近100 件；IP Edge也是近十年间美国最为活跃的NPE之一，年均诉讼增长率超过12%，仅2021年一年就起诉615 名被告，占全年总新增被告数量的26.3%。由于美国专利诉讼成本高达数百万美元，长时间的人力物力消耗将不断压缩NPE的利润空间，所以NPE倾向于在短时间内、通过庭外和解的方式结束诉讼。自2018年起，NPE发起的诉讼中80%都在一年内完结，其中70%由IP Edge发起的诉讼都在180天内和解，很大一部分原因在于多方复审程序（Inter Partes Review，IPR）的费用较为高昂。由于美国不同地区法院存在审判倾向性差异，所以NPE诉讼一般选择固定法院，有助于维护其优势地位。2022年排名前三位的法院诉讼占比高达65%，其中德州西区法院无论是整体专利诉讼占比还是NPE诉讼占比（30%）均排名第一位，打破德州东区法院的垄断地位，德州东区法院以19%的诉讼占比排名第二位，特拉华地区法院以16%的诉讼占比排名第三位；另外，经常审理NPE案件的法官都耳熟能详，德州西区法院的Albright法官以14%的NPE诉讼占比排名第一位，德州东区法院的Gilstrap法官以7%排名第二位，特拉华地区法院的Andrews法官以4%排名第三位。信息通信技术领域仍保持近八成的诉讼量占比，其中除电商/软件、消费电子/PC诉讼量排名前两位外，芯片领域增速明显，2022年第三季度有90 家芯片企业成为被告，较2021年第三季度增长超过173%，如新进NPE Daedalus在2022年6月收购英特尔的专利组合后，于2022年8月针对汽车领域芯片供应商联发科、高通和恩智浦分别发起密集诉讼；2022年9月针对智能终端芯片供应商三星、高通和台积电发起诉讼。另外，金融服务方面2021年较2020年增长超过100%，如专利来源于高智发明的Liberty Peak Ventures、Acacia Research等针对信用卡公司、银行等密集发起专利诉讼；智能网联汽车领域，近两年年均新增被告数高达90 名。美国对于NPE的行为规制主要通过司法实现，根据个案特点采取逐案裁量的模式，并非一蹴而就的规范化模板，符合美国司法审判的一贯态度。2014年Core Wireless就其持有的2G~4G标准必要专利起诉LG侵权，Core Wireless认为鉴于LG无故拖延许可谈判，所以应适用惩罚性赔偿。Gilstrap法官认定LG侵犯了Core Wireless持有的2 件标准必要专利，且LG存在诸多非善意行为，应在228 万美元的损害赔偿基础上附加20%的惩罚性赔偿，即45.6 万美元。本案是第一起因实施者非善意而提升损害赔偿标准的司法判例，法官主要观点如下：其一，Core Wireless提供充足谈判信息并积极推进许可谈判流程，Core Wireless不仅向LG提供了权利要求对照表，还对涉诉专利的新颖性和创造性进行了详细阐释，并在2年期间七赴韩国LG总部进行许可谈判，LG应对涉诉专利的有效性、必要性、侵权性有充分认知；其二，LG在许可谈判中的行为非善意，如最后一次谈判中让Core Wireless方工作人员赴LG总部仅为确认一张一页纸的声明，且LG明确希望等到其他移动终端制造商签署许可协议后才考虑签订协议，缺乏基本的谈判诚意。Alice案之前，美国专利保护客体的判断尺度较为宽松，通常认为权利要求中具备技术特征即能成为专利保护客体，但是Alice案缩限了专利保护范围，导致计算机软件专利、商业方法专利等的驳回率大大增高，不利于产业创新和专利权人维权，因此法院通过Berkheimer案对可专利范围进行适当回摆。由于认为CLS银行侵犯其商业方法专利，Alice公司于2007年起诉CLS银行，CLS银行则请求法院确认Alice持有的商业方法专利无效。美国地区法院认为根据《美国专利法》（Patent Law）第101条专利保护客体的规定，债务交易系统属于抽象概念，不属于专利法保护范围，并据此无效Alice的专利。随后，Alice上诉至美国联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC），期间谷歌、推特等互联网企业向CAFC提交法庭之友，表示明确支持CLS银行。CAFC经过多轮投票于2014年6月作出判决，认为应延用Mayo案中确认的两步判断法，即首先判断权利要求的技术方案是否为抽象概念，若为抽象概念则判断是否在抽象概念外附加实质性的技术特征，从而将抽象概念转化为可专利客体。Alice的专利仅简单重复计算机运算的常规过程，并未对系统的特定模块进行技术性限定，所以不具有可专利性。Berkheimer持有一件涉及检索和数据处理的计算机方法专利，Berkheimer于美国伊利诺伊州北区法院起诉惠普专利侵权，法院认为部分权利要求不符合可专利范围从而接受了惠普的应诉请求。Berkheimer不服地区法院判决上诉至CAFC，CAFC认为权利要求附加的技术特征超出本领域技术人员的公知常识即可将抽象概念转化为可专利范围，且可专利性的认定是一个事实、法律综合体，若原被告双方对此存在争议，法院需要在事实和法律审理清楚后才能作出最终判决。2014年Kraft Foods于美国特拉华州地区法院起诉TC Heartland专利侵权，其中Kraft Foods注册于特拉华州但是主营地位于伊利诺伊州，TC Heartland的注册地为印第安纳州。TC Heartland认为其在特拉华州的营收仅为2%，应移送至其他法院审理。特拉华州地区法院认为本案已满足最低联系原则，具有州域管辖权。TC Heartland上诉至CAFC后，CAFC明确适用一般诉讼地规则，被告所有销售地法院都具有管辖权。TC Heartland又上诉至最高法院，最高法院认为对于美国国内公司而言，专利侵权诉讼的管辖权仅归属于被告注册地、侵权行为地或长期经营地法院。Fintiv于2018年12月起诉苹果的Apple Pay侵犯其收购的移动支付相关专利，随后苹果于2019年10月向美国专利审判和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）提起IPR程序，Fintiv于2020年2月向德克萨斯州地区法院提交了初步答辩状，认为PTAB应延用NHK案中的规则，驳回苹果的无效申请，最终地区法院确定审理日期为2020年11月中旬，晚于PTAB计划的裁决颁发日期。PTAB认为在涉及侵权诉讼和专利无效两个平行程序时，无效程序是否继续进行需考虑以下六项因素：其一，法院是否会中止审理或有证据证明法院将会中止审理；其二，法院的庭审日期与PTAB颁发最终裁决的日期是否相近；其三，法院和各方当事人在平行诉讼中的投入程度；其四，无效程序和专利诉讼中的诉求是否相同；其五，被告是否相同；其六，其他影响PTAB进行自由裁量的因素。上述考量因素的主要目的在于避免PTAB和法院作出冲突性结果，据此PTAB驳回了苹果的IPR申请。美国司法规则与立法政策遥相呼应，对专利权人和实施者之间的许可行为划定边界。虽然美国不愿过多介入标准必要专利许可行为，但是为避免专利劫持和反劫持现象的发生，还是通过司法规则对专利权人和实施者的善意谈判行为进行积极评价，从而界定正当维权和专利权滥用之间的边界。如在Core Wireless诉LG案中，法院要求专利权人应尽力提供专利有效性、必要性、侵权性的证据材料并向实施者进行详细宣贯，预留充足的许可谈判时间；实施者对不认可部分适时提供反证，不能无故拖延许可谈判，避免被认定为非善意而被颁发惩罚性赔偿。美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）、美国国家标准与技术研究院（National Institute of Standards and Technology，NIST）和美国司法部（Department of Justice，DOJ）于2021年12月6日发布的《关于自愿遵守FRAND承诺的标准必要专利许可谈判和救济措施的政策声明草案》也充分参考了欧洲联盟法院在华为诉中兴案中采用的“乒乓球规则”，对专利权人和实施者之间的善意谈判行为进行指导，明确不针对善意实施者颁发禁令。美国专利保护范围经历了“扩张、缩限与再平衡”的变迁，同时对新技术、新业态的保护留有余地。《美国专利法》101条对“阳光底下一切的人为事物”均提供专利保护，其中暗示性排除自然法则、自然现象和抽象概念。但是随着人工智能技术的迅猛发展，算法、商业方法、计算机软件专利的申请量呈指数增长，对专利保护客体的判断标准形成巨大挑战，法院在判定可专利客体范围时需要参照数字时代背景下多方利益诉求的博弈与协调，平衡私人利益与公共利益。如美国科技创新智库“信息技术和创新基金会”数据创新中心于2022年7月27日发布的《美国人工智能政策工作情况报告》指出，为提高技术储备，2019年USPTO发布人工智能审查指南后，人工智能专利驳回率从60%降至32%，后续将继续削减审查障碍。TC Heartland案颠覆了美国法院持续数十年的诉讼地实践，缩限了专利侵权诉讼的管辖地范围，遏制了NPE滥用管辖地选择权。随后CAFC又对长期营业地的定义进行细化明确，即长期营业地应为常规工作人员的实际办公地或开展其他业务的机构，否认互联网服务提供商的数据中心为其长期营业地。鉴于美国64%的上市公司都在特拉华州注册，因此TC Heartland案后特拉华地区法院一跃成为最受NPE青睐的法院之一。专利权人选择审判能力和审理效果有利于己方的法院无可厚非，但是专利权的垄断属性必然导致长此以往的公共利益失衡。因此，赋予NPE的管辖权自由应在比例原则的监督下实施，在公平与效率之间取得平衡。NHK-Fintiv规则的适用与NPE诉讼数量呈正相关，成为专利权人和实施者博弈的重点方向之一。此前由于PTAB程序具备时间短、成功率高的特点，实施者更倾向于通过PTAB程序无效专利权人的专利，从而掌握许可谈判的主动权。但是NHK-Fintiv规则的出台导致苹果、英特尔等PTAB常客在与NPE的诉讼中频频折戟，尤其是2021年依据该规则驳回的IPR程序甚至高达70%，引发了实施者的强烈不满。此前苹果、谷歌、思科和英特尔已于2020年起诉USPTO，2022年2月15日特斯拉联合本田、戴尔、迈兰等十余家企业提交“法庭之友”（Amicus Curiae）表示支持。USPTO在各方压力之下，发布了协调司法诉讼、PTAB和ITC程序的临时指南，其中指出在满足以下三点条件时无需驳回申请：其一，申请方提交涉及不可专利性的切实证据；其二，当存在ITC程序时；其三，申请人承诺其在法院提交的无效理由与PTAB理由存在差异。与此同时，以高通为代表的专利权人在众议院PTAB程序听证会上表示PTAB程序不利于美国保持创新领先地位，所以应统一PTAB和司法诉讼之间的评判标准如权利要求解释、举证责任等，提高知识产权诉讼程序的可预测性、确定性和公平性。美国将知识产权执法和诉讼程序上升至国家安全角度进行宏观统筹，与国家整体知识产权战略相匹配，密切考虑产业竞争态势，推动专利权人和实施者之间的利益平衡。美国针对NPE的规制路径呈现系统化、体系化、专业化特点，从实体和程序两方面规范NPE的专利运营行为，实现专利权人、实施者和公共利益之间的动态平衡。2021年7月，国家知识产权局发布《关于促进和规范知识产权运营工作的通知》，主要目的在于规范知识产权运营工作，其中明确遏制明显不以保护创新为目的的专利申请权和专利权转让行为等。我国应从立法、执法和司法方面规范NPE的专利运营活动，为产业健康有序发展构建制度空间。毕春丽，中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心高级工程师，主要从事反垄断、反不正当竞争、标准必要专利等方面的研究工作。