text: 李春晅 | 董监高的忠实义务与专利权属纠纷
  在知识产权领域，职务发明导致的专利权属纠纷常常成为关注的焦点，其处理方式在我国《专利法》和《专利法实施细则》中有明确规定。然而，当这种情况涉及到第三方公司，尤其是公司高管（如研发负责人）通过第三方公司将公司技术申请为专利时，问题的复杂性显著提高。这对于以核心技术人员的专业知识为依托的研发型初创企业来说，影响尤为深远。本文将关注这一问题，聚焦公司董事、监事和高级管理人员的法定责任，以及如何通过权属纠纷诉讼来保护公司的专利权。同时，李律师还将通过分析专利权属同位阶的权属争议案例，以期提供更全面的视角。
  专利权属纠纷是一种典型的知识产权纠纷，最常见的专利权属纠纷是职务发明引发的专利权属纠纷，对于职务发明的认定问题，《专利法》第六条规定，执行本单位的工作任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造，由该单位享有职务发明创造申请专利的权利；申请被批准后，该单位为专利权人。《专利法实施细则》第十二条进一步细化规定，专利法第六条规定的执行本单位的工作任务所完成的职务发明创造，包括在本职工作中作出的发明创造、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造等。
  因此，因为职务发明导致的专利权属纠纷是最常见的一种情况，除了职务发明导致的权属纠纷，还有一种情况是常见，就是涉案专利系由第三方公司申请，发明人为公司员工或前员工，因为申请人系第三方公司，直接套用职务发明存在一定的难度。因此，当公司的高管，特别是研发负责人，通过第三方公司（白手套）将公司的技术申请为专利，这时的权属纠纷复杂性就比较高了。
  对于研发型初创企业而言，其整个商业计划基本都是围绕高端人才为核心，产品技术含量较高，因此投入的资金和物力基本都是依靠以核心技术人员提供的技术路线进行的。而这个核心技术人员多数还兼任着公司的董事、总经理、技术总监等高级管理者的职务。一旦公司的技术路线经投入大量经费后验证具有很好的技术前景和市场前景，这时候，如果核心技术人员离职或者通过白手套形成傀儡公司，将公司的技术以第三方名义申请专利，这时候对研发型初创公司是毁灭性打击。
  笔者认为，公司董监高（上市公司董事、监事和高级管理人员的简称）违反忠实义务，通过第三方将公司的技术申请专利的情况下可以通过权属纠纷诉讼将被转移的专利归于公司所有。
  《公司法》第一百四十七条规定，董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
  《公司法》第一百四十八条规定：“董事、高级管理人员不得有下列行为：（五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。”
  忠实义务，强调董监高“不得利用职权谋取不正当利益”，即不得损害公司利益。忠实义务的本质在于避免个人利益和公司利益之间发生冲突。除非公司同意豁免，否则义务主体应当忠实为公司提供服务，不得以权谋私。最高院在（2020）最高法民申640号裁定中认为“忠实义务是指公司高级管理人员应当忠实履行职责，其自身利益与公司利益发生冲突时，应当维护公司利益，不得利用高级管理人员的地位牺牲公司利益为自己或者第三人牟利”。
  虽然公司法仅规定了，董事、高级管理人员违反忠实义务所得的收入应当归公司所有。那么董监高违反忠实义务导致第三方申请了应归公司所有的专利的情况下，能否通过权属诉讼获取专利的所有权呢？
  在与专利同位阶的著作权和商标权权属争议中，法院认为，当董监高违反忠实义务导致公司利益受损时，相应的著作权和商标权应归属公司所有。
  江苏省宿迁市中级人民法院在（2012）宿中知民初字第0015号中认为，“费玉隐作为恒缘创赢江苏公司的法定代表人，将其完成的职务作品著作权登记为其个人享有，并排除公司对于该作品的其他权利，损害了恒缘创赢江苏公司的权益。原告李茂生作为恒缘创赢江苏公司的股东，在提请监事提起诉讼被拒绝后，有权以自己的名义提起诉讼，维护公司的合法权益”，并判决“确认登记在费玉隐名义下的作品《动画版〈煤矿安全规程〉》（登记证书编号为2009-L-022156）系职务作品，被告费玉隐对该作品享有署名权，该作品的其他权利均由第三人恒缘创赢江苏文化传媒有限公司享有；”
  广州知识产权法院在（2020）粤73民终787号判决中认为，“从涉案“水灵子”商标的注册和使用过程来看，***作为灵子公司的股东、董事、高级管理人员，其在代表公司申请注册“雨灵子”商标的同时，私自申请注册涉案“水灵子”商标的行为已经违背了诚实信用原则，违反了其对灵子公司应尽的忠实义务和勤勉义务，损害了灵子公司的合法权益”并最终判决公司享有相关商标的专用权。
  浙江省杭州市中级人民法院在（2015）浙杭知重字第3号判决中认为，“涉案专利系由韦孚精密公司的员工为完成韦孚精密公司的工作任务所作出的职务发明创造，专利申请权理应归属于韦孚精密公司，那么韦孚智能公司主张由其获得专利申请权，必须得到韦孚精密公司明确的同意。在本案中，韦孚智能公司并未提供充分证据证明韦孚精密公司同意将专利申请权无偿转让给韦孚智能公司，在涉案专利的申请委托协议上虽然由韦孚精密公司的员工加盖了韦孚智能公司的公章，但该行为并未得到韦孚精密公司董事长或总经理的授权，该行为所带来的资产处置后果也未经过韦孚精密公司股东或董事会的决议通过，更何况鉴于马某甲的特殊身份，其同时为韦孚精密公司的高级管理人员和韦孚智能公司的唯一股东，韦孚智能公司应当明确知晓韦孚精密公司员工在申请委托协议上盖章的行为并不能代表韦孚精密公司。同时，韦孚智能公司也未提供证据证明其参与涉案专利研发并作出了一定的贡献，其主张韦孚精密公司同意其无偿获得涉案专利申请权也缺乏合理性。因此本院认为，韦孚智能公司以其名义申请并获得涉案专利权不具有合法性。”
  类似的情况，上海知识产权法院在（2021）沪73民终152号中明确指出，
  “首先，《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）第一百四十七条规定，董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第一百四十八条第一款第（八）项、第二款规定，董事、高级管理人员不得有违反对公司忠实义务的其他行为，董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。本案中，吴轶群不但是锘钛公司股东，还自锘钛公司成立之日起即担任锘钛公司经理，属于锘钛公司的高级管理人员，根据前述公司法的规定，吴轶群对锘钛公司负有忠实义务，不得侵占公司财产，吴轶群违反忠实义务所得财产，应当归属于锘钛公司所有。就涉案域名而言，本院认为，吴轶群注册涉案域名的行为本就是为经营锘钛公司业务而实施的职务行为，根据前述公司法之规定，吴轶群在注册涉案域名之初，本应就根据忠实义务将涉案域名注册在锘钛公司名下。
  其次，公司法第十一条规定，设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。如前所述吴轶群作为锘钛公司的高级管理人员将涉案域名注册于个人名下，已经有违忠实义务。但吴轶群作为锘钛公司的高级管理人员在明知涉案域名应当归属于锘钛公司的情况下，仍有违诚实信用原则和公司法之忠实义务未将涉案域名返还至锘钛公司名下。
  综上，本院认为，吴轶群作为锘钛公司的高级管理人员，有违忠实义务，侵占了本属于锘钛公司的涉案域名，根据前述公司法的规定，对此，吴轶群应当向锘钛公司返还涉案域名。故本院据此确认，涉案域名归属于锘钛公司所有。”
  虽然在司法实践中，尚无因董监高违反忠实义务通过第三方申请专利，经专利权属纠纷诉讼将专利归还公司的案例，但存在与之类似的情况，在司法实践中，公司董事、高级管理人员将公司专利权无偿转让至其个人名下，且未能提交充分证据证明该转让行为符合公司章程的规定或者经股东会、股东大会同意的，构成对公司忠实义务的违反，有关专利权转让行为无效，专利权仍然应归公司所有。
  最高人民法院在（2021）最高法知民终194号判决中认为，虽然在涉案专利权转让时李敏系占绿原公司三分之二以上股权的股东，但涉案专利权的转让系李敏利用职务之便将绿原公司的专利权无偿转让到个人名下，且李敏未提供充分证据证明其代表绿原公司转让涉案专利权时按照公司章程的规定履行了合法手续，也未提供充分证据证明该转让行为系为绿原公司利益所为，故，这一转让行为违反了李敏对公司的忠诚义务，应属无效，涉案专利权转让声明及所办理的变更手续并不能产生转让专利权的法律效力，涉案专利权仍应归绿原公司所有。涉案专利权是否对绿原公司有价值不影响对涉案专利权权属的认定。对李敏的有关上诉主张，本院不予支持，原审法院认定涉案专利权归绿原公司所有并无不当。
  在董监高违反忠实义务，通过第三方申请本应属于公司的专利，进行权属纠纷时，需要额外注意的是，《公司法》第217条规定，公司高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。除了列举人员外，公司法还规定了“公司章程规定的其他人员”，研发总监不属于法定的董监高，如果该研发总监没有兼任董事、总经理等职务，但公司章程中明文加以规定研发总监属于公司高级管理人员，则也应承担忠实义务。
  作者：李春晅